我國開展專利侵權(quán)責(zé)任保險分析論文

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摘要：我國眾多的出口企業(yè)正面臨著發(fā)達(dá)國家專利壁壘的挑戰(zhàn)，開辦專利侵權(quán)責(zé)任保險是其對策之一。該險種承保被保險人因侵害專利權(quán)而遭受的損害賠償和相關(guān)費用。瑞士再保險公司的示范合同對該險種作出了相關(guān)規(guī)范，我國應(yīng)借鑒和參考國際慣例，為潛在的專利侵權(quán)人(即被保險人)提供保險保障。

關(guān)鍵詞：專利權(quán)；專利侵權(quán)責(zé)任保險；損害賠償

近年來，我國已躍居世界第三大貿(mào)易國，特別是出口貿(mào)易更是獲得了快速發(fā)展，其中，美國、日本和歐盟等發(fā)達(dá)國家已成為我國出口產(chǎn)品最主要的市場。然而，我國的許多出口產(chǎn)品在不斷遭遇傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘的同時，又面臨著上述發(fā)達(dá)國家另一種更具威懾力的貿(mào)易壁壘——專利壁壘，從而導(dǎo)致我國出口產(chǎn)品在進入國際市場的過程中又面臨新的挑戰(zhàn)。

作為一種貿(mào)易壁壘，專利壁壘是指專利權(quán)人依其專利權(quán)，對進入其本國市場的外國產(chǎn)品以侵犯其專利權(quán)為由，向司法機構(gòu)或?qū)＠芾頇C構(gòu)起訴，阻止該外國產(chǎn)品的進入，或向該外國產(chǎn)品的出口商或制造商征收高額的專利使用費。其結(jié)果是，要么該產(chǎn)品無法進入他國市場，要么該產(chǎn)品的出口成本大幅上升，失去國際競爭力，最終可能導(dǎo)致該產(chǎn)品退出國際市場。如何應(yīng)對這一新的貿(mào)易壁壘，不僅是生產(chǎn)企業(yè)、出口商應(yīng)及早采取對策解決的問題，也是保險業(yè)應(yīng)予以思考的問題。如何充分利用保險這一分散風(fēng)險、分?jǐn)倱p失的有效機制，降低出口產(chǎn)品成本，化解專利壁壘所帶來的風(fēng)險，為我國企業(yè)在國際市場上不斷鞏固和提高競爭力，發(fā)揮保險應(yīng)有的作用，值得關(guān)注和思考。事實上，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將這種風(fēng)險納入了保險人的承保責(zé)任范圍——專利侵權(quán)責(zé)任保險，為相關(guān)企業(yè)提供了充分的保險保障。

一、專利權(quán)的侵權(quán)責(zé)任范圍

專利侵權(quán)責(zé)任保險，是為被保險人(潛在的侵權(quán)人)所設(shè)計的一種責(zé)任保險，其保險標(biāo)的主要是侵權(quán)損害賠償責(zé)任。我國《保險法》第50條規(guī)定：“責(zé)任保險是指以被保險人對第三者依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任為保險標(biāo)的的保險；保險人對責(zé)任保險的被保險人給第三者造成的損害，可以依照法律的規(guī)定或者合同的約定直接向該第三者賠償保險金。”因此，在我國，專利侵權(quán)責(zé)任完全可以作為責(zé)任保險的一種標(biāo)的予以投保或承保。

依據(jù)包括我國專利法在內(nèi)的各國法律，未經(jīng)專利權(quán)人的同意侵犯了他人的專利權(quán)須承擔(dān)損害賠償責(zé)任，這也是專利侵權(quán)責(zé)任保險中，保險人所承擔(dān)的保險責(zé)任。但由于各國法律的相關(guān)規(guī)定有所差異，因而如何確認(rèn)被保險人的侵權(quán)責(zé)任范圍則成為專利侵權(quán)責(zé)任保險首先必須解決的問題。

我國《專利法》的規(guī)定表明，侵害他人專利權(quán)的責(zé)任范圍包括故意和非故意兩種侵權(quán)責(zé)任，故意侵權(quán)的損害賠償將超過非故意侵權(quán)，且將被處以懲罰性的損害賠償。

二、保險人的賠償責(zé)任范圍

從理論上講，專利侵權(quán)責(zé)任保險的保險人應(yīng)賠償在保險有效期間，因承保事故的發(fā)生，被保險人對第三人應(yīng)負(fù)的專利侵權(quán)損害賠償。但多數(shù)國家的專利法將專利侵權(quán)損害賠償責(zé)任分為懲罰性的和非懲罰性的。目前多數(shù)責(zé)任保險都承保非懲罰性的損害賠償，但對于懲罰性的損害賠償，各國的保險人則采取不同的方式來處理，如瑞士再保國際商業(yè)有限公司(以下簡稱瑞士再保)的示范專利侵權(quán)損害保險合同(以下簡稱示范合同)將懲罰性的損害賠償列為除外不保事項；有的保險人在保險合同中不提及懲罰性的損害賠償，也有保險人在保險合同中對懲罰性的損害賠償特別約定承保。當(dāng)然有些國家的法律明文規(guī)定禁止保險人承保懲罰性的損害賠償。

那么，在我國的責(zé)任保險中是否可以承保懲罰性的損害賠償，《保險法》對此沒有明確規(guī)定。《保險法》第50條規(guī)定：“保險人對責(zé)任保險的被保險人給第三者造成的損害，可以依照法律的規(guī)定或者合同的約定，直接向該第三者賠償保險金。”若按“依照法律的規(guī)定”解釋，只要是專利法規(guī)定的損害賠償，包括懲罰性的損害賠償，似乎保險人都應(yīng)予承保；若按“合同的約定”解釋，保險人可以將懲罰性的損害賠償排除在承保責(zé)任范圍以外，列為不保事項。但從保險制度提供被保險人因“不可抗力或不可預(yù)料的偶發(fā)事故的發(fā)生所遭遇的損失，可經(jīng)由保險人補償損失而達(dá)到分散風(fēng)險”的目的來看，如果被保險人主觀上故意造成損害發(fā)生，如故意侵犯他人的專利權(quán)，則保險人并無承擔(dān)賠償責(zé)任的義務(wù)，這是維護保險制度不可缺少的。因此，如果被保險人故意侵犯他人專利權(quán)而導(dǎo)致的懲罰性損害賠償一般應(yīng)被列為除外不保事項。

各種必要費用屬于專利侵權(quán)責(zé)任保險的賠償責(zé)任范圍。《保險法》第5l條規(guī)定：“責(zé)任保險的被保險人因給第三者造成損害的保險事故而被提起仲裁或者訴訟的，除合同另有約定外，由被保險人支付的仲裁或者訴訟費用以及其他必要的、合理的費用，由保險人承擔(dān)。”仲裁或訴訟費用是指由仲裁機構(gòu)或法院或?qū)＠芾頇C構(gòu)向被保險人收取的因仲裁、訴訟而產(chǎn)生的費用，這一費用的計算比較簡單。所謂“其他必要的、合理的費用”，就專利侵權(quán)責(zé)任保險而言，一般包括以下費用：

(一)請求確認(rèn)救濟的費用

“確認(rèn)救濟”是指被保險人向法院、專利管理機構(gòu)或向?qū)＠麢?quán)人請求確認(rèn)專利權(quán)無效、不可執(zhí)行或未受侵害的行為。由此產(chǎn)生的有關(guān)費用由保險人承擔(dān)。依照瑞士再保示范合同，確認(rèn)救濟的請求必須符合以下條件：(1)即將面臨訴訟；(2)經(jīng)保險人同意；(3)經(jīng)合理謹(jǐn)慎的專利律師事先出具意見書，認(rèn)定該確認(rèn)救濟行為是基于專利無效、不可執(zhí)行或未受侵害而進行的；(4)保險人與被保險人都認(rèn)為在當(dāng)時的情況下，有必要請求確認(rèn)救濟。若符合上述條件，請求確認(rèn)救濟行為而產(chǎn)生的相關(guān)費用由保險人負(fù)賠償責(zé)任。

(二)其他抗辯費用

依照瑞士再保示范合同，下列情況所產(chǎn)生的抗辯，保險人須賠償該抗辯費用：(1)符合承保協(xié)議的“損害賠償”請求；(2)第一次向被保險人所作的“停止侵權(quán)”的請求，并且該請求已經(jīng)以書面通知了保險人。但瑞士再保示范合同又規(guī)定，在損害賠償或停止侵害的請求結(jié)果確定之前，保險人對抗辯費用不負(fù)責(zé)賠償。這一點對可能拖延多年的專利侵權(quán)訴訟的被保險人不利。

三、被保險人避免損害的義務(wù)

保證避免損害在各國保險法上被視為被保險人應(yīng)盡的義務(wù)之一。這一點通常包括在被保險人的保證條款中。其主要目的在于，督促被保險人基于其與保險標(biāo)的距離最近、最了解標(biāo)的的性質(zhì)和特點，其進行的避免損害行為最為有效，能充分發(fā)揮保險合同為最大誠信合同的作用。

就專利侵權(quán)責(zé)任保險而言，被保險人依照專利法必須承擔(dān)的義務(wù)，也必然是保險合同中應(yīng)盡的義務(wù)；同時，被保險人還應(yīng)履行保險合同中其他可能的避免損害的義務(wù)。因此，在專利侵權(quán)責(zé)任保險中，被保險人通常應(yīng)履行以下避免損害的義務(wù)。

(一)專利元件可置換性義務(wù)

根據(jù)各國專利法的規(guī)定，判斷一項產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)，其主要標(biāo)準(zhǔn)是，確認(rèn)爭議產(chǎn)品與專利產(chǎn)品在必要技術(shù)的構(gòu)成元件上是否相同。依多數(shù)國家專利法，下列四種情況構(gòu)成侵權(quán)：(1)爭議產(chǎn)品與專利產(chǎn)品在必要技術(shù)的構(gòu)成元件上完全相同；(2)爭議產(chǎn)品除了包涵專利產(chǎn)品的全部必要技術(shù)構(gòu)成元件，又增加了一項以上的必要技術(shù)元件；(3)將專利產(chǎn)品中的一項必要技術(shù)構(gòu)成元件均等物置入爭議產(chǎn)品中，其他必要技術(shù)構(gòu)成元件兩者完全相同；(4)爭議產(chǎn)品中缺少專利產(chǎn)品中的一項非必要技術(shù)構(gòu)成元件，但兩者的必要技術(shù)構(gòu)成元件完全相同。但下列兩種情況則不構(gòu)成侵權(quán)：一是爭議產(chǎn)品中至少有一項以上的必要技術(shù)構(gòu)成元件與專利產(chǎn)品的必要技術(shù)構(gòu)成元件不同；二是爭議產(chǎn)品中缺少一項以上的專利產(chǎn)品中的必要技術(shù)構(gòu)成元件。由此可知，被保險人要想不構(gòu)成侵害他人的專利權(quán)，必須保證其產(chǎn)品中的必要技術(shù)構(gòu)成元件能被置換成與專利產(chǎn)品的必要技術(shù)構(gòu)成元件不同的元件。這就是被保險人的專利元件可置換性義務(wù)，否則即可能構(gòu)成專利侵權(quán)，違反保險中被保險人應(yīng)履行的義務(wù)。由于現(xiàn)代信息技術(shù)的迅速發(fā)展，許多國家的保險人又將“專利元件可置換性義務(wù)”延伸到“專利文獻查閱義務(wù)”，即在研發(fā)工作開始時查閱專利文獻，以確定其產(chǎn)品是否可能侵犯他人專利權(quán)。因為以此為起點才有可能更好地履行專利元件可置換性義務(wù)。

上述被保險人義務(wù)的規(guī)定，主要是鼓勵被保險人盡可能避免損害的發(fā)生，發(fā)揮保險合同為最大誠信合同的作用。因此，只要被保險人盡最大努力做到了，即使未達(dá)到避免損害的效果，其費用也應(yīng)由保險人負(fù)責(zé)賠償。相反，如果專利侵權(quán)損害與被保險人的上述義務(wù)的違反存在因果關(guān)系時，保險人可不負(fù)賠償責(zé)任。

(二)規(guī)避專利設(shè)計義務(wù)

規(guī)避專利設(shè)計是指，為避免侵害某一專利權(quán)所進行的一種具有持續(xù)性、創(chuàng)新性的設(shè)計活動。按照大多數(shù)國家的專利法，這種活動是一種合理的競爭行為，受專利制度所保護。本來是否進行規(guī)避專利設(shè)計并非專利法上的法定義務(wù)，但合理且適當(dāng)?shù)囊?guī)避設(shè)計確實能起到避免侵權(quán)的效果，因此，瑞士再保示范合同以“合理謹(jǐn)慎、熟悉被保險人從事的商業(yè)模式的專利律師所作的規(guī)避設(shè)計的建議”作為必要前提，賦予被保險人規(guī)避專利設(shè)計義務(wù)。

在美國，被保險人欲進行規(guī)避專利設(shè)計以避免故意侵權(quán)，則必須遵循兩個基本原則：(1)要出于善意。這種善意的證據(jù)是設(shè)計者內(nèi)部的研發(fā)紀(jì)錄和專利律師的意見書；(2)規(guī)避設(shè)計應(yīng)遵循合理的程序。這種合理程序是：專利檢索、解讀申請專利范圍、進行規(guī)避設(shè)計、專利律師評估、客觀自我評估。如果做到了上述兩點，但其結(jié)果仍然是規(guī)避失敗，構(gòu)成侵權(quán)，只要當(dāng)時出具意見書的是合理謹(jǐn)慎且熟悉該項商業(yè)模式的專利律師，原則上該專利侵權(quán)的責(zé)任仍屬保險人的賠償責(zé)任范圍。

(三)確認(rèn)救濟

在專利侵權(quán)責(zé)任保險中，確認(rèn)救濟是指被保險人向法院、專利管理機構(gòu)或向?qū)＠麢?quán)人請求確認(rèn)專利權(quán)無效、不可執(zhí)行或未受侵害的行為。瑞士再保示范合同也以“合理謹(jǐn)慎、熟悉被保險人從事的商業(yè)模式的專利律師做出使專利無效的建議”為前提條件，賦予被保險人確認(rèn)救濟的義務(wù)。被保險人因進行確認(rèn)救濟所產(chǎn)生的相關(guān)費用，通常情況下屬于保險人的賠償責(zé)任范圍。

根據(jù)包括我國在內(nèi)的各國專利法，通常都規(guī)定哪些情況是不授予專利權(quán)的。另外，各國專利法也規(guī)定，自專利權(quán)被授予之日起，任何單位或個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合專利法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。因此，作為專利侵權(quán)責(zé)任保險中的被保險人，有權(quán)依據(jù)專利法的上述規(guī)定，向法院或?qū)＠芾頇C構(gòu)提出爭議專利存在不得授予專利權(quán)的理由，并主張該專利無效。這一行為一般稱之為對專利的挑戰(zhàn)。如果挑戰(zhàn)成功，該專利將被視為無效，自然也就不存在侵權(quán)問題。

假如不涉及專利侵權(quán)責(zé)任保險問題，對爭議專利提起確認(rèn)訴訟等挑戰(zhàn)僅是挑戰(zhàn)者自己的一種合法權(quán)利。挑戰(zhàn)成功了，則有可能避免或減輕侵權(quán)損害；挑戰(zhàn)失敗了，其后果由挑戰(zhàn)者自己承擔(dān)。然而，一旦涉及專利侵權(quán)責(zé)任保險，被保險人對爭議專利的挑戰(zhàn)與上述情況則有所不同。如果被保險人挑戰(zhàn)失敗了，不僅使其本身增加財務(wù)負(fù)擔(dān)，而且可能使保險人的賠償責(zé)任范圍擴大，因為保險人賠償責(zé)任還包括相關(guān)費用。因此，挑戰(zhàn)專利有效性的行為不能簡單地視為被保險人自身權(quán)利的行使，其權(quán)利的行使還必須考慮其對保險人的影響。為此，瑞士再保示范合同規(guī)定，被保險人在挑戰(zhàn)專利有效性之前，必須征得專利律師的同意。

那么，被保險人在挑戰(zhàn)專利有效性之前，是否應(yīng)先通知保險人?因為這一行為也屬于可能引起或擴大損害的主觀危險行為。按照我國《保險法》第37條關(guān)于危險增加的通知義務(wù)規(guī)定，似乎被保險人有義務(wù)通知保險人。但被保險人的挑戰(zhàn)行為實質(zhì)上也是以避免或減少保險人的賠償為目的而進行的，許多國家的保險法明確規(guī)定，被保險人為了保護保險人的利益，導(dǎo)致危險增加時，無須通知保險人。這一點，我國《保險法》沒有明確的規(guī)范。因此，未來這一問題在我國可能會引起爭論。

在專利實務(wù)中，有些企業(yè)可能收到專利權(quán)人發(fā)來的專利侵權(quán)警告，其內(nèi)容之一就是，專利權(quán)人不排除采取法律行為請求損害賠償，如提起訴訟等。這意味著被保險人即將面臨侵權(quán)訴訟。此時，若被保險人主動向?qū)＠l(fā)起挑戰(zhàn)有可能導(dǎo)致更大的危機甚至擴大損害，其結(jié)果還可能增加保險人的賠償責(zé)任。因此，瑞士再保示范合同規(guī)定，當(dāng)面臨侵權(quán)訴訟時，被保險人有權(quán)采取法律行為，但必須征得保險人的同意，保險雙方必須協(xié)商一致：被保險人所采取的各種先發(fā)制人的防御措施必須是合理謹(jǐn)慎的。

我國《保險法》第42條規(guī)定，保險事故發(fā)生后，被保險人為防止或者減少保險標(biāo)的的損失所支付的必要的、合理的費用，由保險人承擔(dān)。據(jù)此，在專利侵權(quán)責(zé)任保險中，被保險人挑戰(zhàn)專利有效性所產(chǎn)生的費用應(yīng)由保險人負(fù)擔(dān)，即使未達(dá)到防止或減輕損害的效果。至于被保險人是否也如同瑞士再保示范合同規(guī)定的那樣，必須征得保險人同意并與之達(dá)成共識，我國《保險法》同樣缺乏明確的規(guī)定。

在此應(yīng)注意，對被保險人而言，即使其挑戰(zhàn)專利有效性的行為是在取得了專利律師的意見書之后進行的，也并不等于被保險人已經(jīng)遵守了其與保險人的限制約定。這是由于專利律師良莠不齊，對于策略的選擇未必都是理性且明智的。因此，瑞土再保示范合同規(guī)定，被保險人所采取的挑戰(zhàn)專利有效性等行為，必須是經(jīng)過一位相當(dāng)謹(jǐn)慎，而且熟悉被保險人所從事的商業(yè)模式的專利律師所作建議而進行的。換言之，若被保險人所進行的專利有效性挑戰(zhàn)，不能被視為經(jīng)過相當(dāng)謹(jǐn)慎且熟悉該項商業(yè)模式的專利律師的建議進行的，則保險人不承擔(dān)賠償責(zé)任。另外，當(dāng)面臨訴訟時，被保險人的法律行為不夠合理或謹(jǐn)慎、未取得保險人同意或未與保險人達(dá)成共識，也可能導(dǎo)致保險人不承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。

(四)取得充分的專利實施權(quán)

在知識產(chǎn)權(quán)交易中，他人可主動與專利權(quán)人聯(lián)系，以支付使用費的方式取得專利實施權(quán)的授予，即使在即將面臨專利侵權(quán)訴訟時也可以如此。即使存在專利侵權(quán)責(zé)任保險，被保險人主動請求專利權(quán)人授予其專利實施權(quán)這也是被保險人的一項權(quán)利，并不需要征得保險人的同意，也不需要說明這是合理謹(jǐn)慎的策略選擇。因為這對保險人而言，可以避免被保險人遭受專利侵權(quán)指控，進而減少或避免保險人的賠償責(zé)任。

但是，如果被保險人取得專利實施權(quán)的目的就是為了避免侵權(quán)，則被保險人必須保證獲得的專利實施權(quán)足夠充分，以確保日后不會受到侵權(quán)損害賠償?shù)闹缚睾驼埱蟆Ｈ绻捎谫Y金的不足，或?qū)ψ约旱漠a(chǎn)品與專利的關(guān)系研究得不夠充分，而未能獲得充分的專利實施權(quán)，從而導(dǎo)致雖然獲得授權(quán)，但仍然在未來造成侵害專利權(quán)。其后果是，不僅被保險人得不償失，也可能會導(dǎo)致保險人的賠償責(zé)任。為此，瑞士再保示范合同規(guī)定，如果被保險人的專利律師基于善意，以意見書的形式認(rèn)為被保險人應(yīng)該以授權(quán)、交叉授權(quán)或受讓等方式取得專利實施權(quán)，則被保險人有義務(wù)取得專利實施權(quán)，以防止發(fā)生專利侵權(quán)；并且被保險人取得的專利實施權(quán)應(yīng)保證足以使此后的行為可以免于專利權(quán)人的侵權(quán)損害賠償指控和請求。

由于專利權(quán)具有地域性的特點，即使同一項專利在不同的國家也受不同國家的法律保護。如果要使自己的產(chǎn)品在所有具有同樣專利的國家都不會發(fā)生侵權(quán)問題，則被保險人必須向所有具有該項專利的國家的專利權(quán)人請求授予實施權(quán)。這樣無疑會大大增加被保險人的使用費支出。因此，在專利實施權(quán)授予中，被保險人往往會減少一些國家的專利授權(quán)，以減少使用費支出。當(dāng)然，被保險人應(yīng)事先考慮其產(chǎn)品不在哪些國家制造、銷售或使用，然后再考慮不請求這些國家的專利實施權(quán)授予。但瑞士再保示范合同規(guī)定，如果被保險人為了節(jié)省使用費支出，減少一些國家的專利授權(quán)，最終導(dǎo)致在這些國家發(fā)生專利侵權(quán)，此時，保險人可援引上述充分取得專利授權(quán)義務(wù)的規(guī)定，主張被保險人沒有履行其義務(wù)，該專利侵權(quán)不屬承保責(zé)任范圍。

四、被保險人減輕損害的義務(wù)

依我國《保險法》第42條的規(guī)定，被保險人有責(zé)任盡力采取必要的措施減少損失，由此產(chǎn)生的合理費用由保險人承擔(dān)。在專利侵權(quán)責(zé)任保險中，被保險人也有義務(wù)減輕損害，如被保險人因受專利權(quán)人停止侵害的請求，而停止其無權(quán)制造、銷售或使用等侵權(quán)行為，以免繼續(xù)侵害該專利權(quán)。依瑞士再保示范合同的規(guī)定，被保險人因此而停止的費用屬于保險人的承保責(zé)任范圍，由保險人承擔(dān)。

專利侵權(quán)責(zé)任保險是一種責(zé)任保險，也是專利保險的重要組成部分。這種保險可以為潛在的專利侵權(quán)人(即被保險人)提供分散風(fēng)險、分?jǐn)倱p失的有效保障，尤其是可以為我國出口高科產(chǎn)品的企業(yè)進入美國等發(fā)達(dá)國家的市場提供強有力的保障。但目前我國關(guān)于專利保險還缺乏具體的相關(guān)規(guī)范；出口企業(yè)也未認(rèn)識到該險種的重要性。要沖破發(fā)達(dá)國家的專利壁壘，積極主動投保專利侵權(quán)責(zé)任保險也是中國出口企業(yè)所應(yīng)采取的對策之一。因此，我國亟需借鑒和參考發(fā)達(dá)國家的先進經(jīng)驗，制定出相關(guān)的保險條款，使這一險種發(fā)揮其應(yīng)有的作用。